O2 gives Deutsche Telekom Magenta Blues

Yet another colour CTM cancellation action

On the face of it, Red Bull and Deutsche Telekom have only little in common. While the incumbent former telecoms monopolist struggles hard to reverse the trend of a steadily declining clientele, Red Bull's sales of its Energy Drink have been growing at a breathtaking pace. When it comes to trade marks, however, they face a similar problem.

Both companies are owners of colour trademarks consisting of two colours (CTM 000212753 for Deutsche Telekom, and CTM 002534774 for Red Bull), and both colour trademarks are being attacked on the grounds that they do not meet the criteria set by the Community Trademark Regulation, more specifically Art. 4 of the Regulation, which reads as follows,

A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically (...).

and Art 7 , according to which

1. The following shall not be registered:

(a) signs which do not conform to the requirements of Article 4

One may wonder why these marks have been registered in the first place, if they do not conform to these requirements However, as mentioned earlier, the troubles for owners of colour trademarks are fairly new. They stem from a 2004 decision by the ECJ, which ruled, in respect of abstract colour marks consisting of two or more colours, that

a graphic representation consisting of two or more colours, designated in the abstract and without contours, must be systematically arranged by associating the colours concerned in a predetermined and uniform way."

Trademark owners all over Europe have been asking themselves what to make of this. Whilst they were still thinking, some malevolent competitors have filed invalidity actions: XL Energy Marketing Sp. z o.o. and Boost Drinks Ltd. in the case of Red Bull, O2 - one of Germany's big four mobile telecoms network operator - in the case of Deutsche Telekom. While Red Bull's competitors seem to haven an own interest in using the colours for their products, O2's motivation appears to be purely altruistic. Its corporate colour has been navy blue ever since it took over the former network operator VIAG Interkom.

The prevailing question in the briefs exchanged by the parties before the OHIM seems to be whether the conditions for registration of a mark have to be met at the time of registration only, or whether a subsequent change in the interpretation of the law (the Community Trademark Regulation), triggered by the much-discussed Heidelberger judgment in the instance, shall affect the validity of the registration. The law offers no clear guidance:

Article 51: Absolute grounds for invalidity

1. A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings,

(a) where the Community trade mark has been registered contrary to the provisions of Article 7 (...)

The parties are now fighting over whether the marks should not have been registered by OHIM had it been aware of the "correct" interpretation of the law (in which case the mark may be subject to cancellation for invalidity), or whether the registration of the mark was in accordance with the law at that time. Deutsche Telekom understandably argues that the ECJ's decision marks a change in the law itself, whereas O2 argues that a change of interpretation does not alter the law as such.

The question as such is highly interesting: Can a trademark that was registered in line with the legal requirements of the time of its registration be declared invalid on the grounds that the interpretation of the law changed through the years? That would effectively render a huge amount of trademarks vulnerable to cancellation. It would create a considerable legal incertainty as to the validity of trademark rights, the avoidance of which is the very raison d'être of registered trademarks. Each and every new ECJ judgment on the registrability of signs would trigger a series of new cancellation actions. It remains to be seen how OHIM and - in all likelihood, unless the matters are settled - the CFI (and eventually even the ECJ) respond to that question.

By the way, it is interesting to see how much Deutsche Telekom, notorious for its huge trademark budget, is investing into the defence of its two-colour trademark when it owns a single colour CTM trademark (001353358) for the colour magenta, which it has so far widely used and enforced quite successfully. The infringement action of Deutsche Telekom against Mobilcom, a mobile communcations reseller, led to two landmark judgments (here and here) by the Federal Court of Justice, Germany's highest civil court, on the enforceability of trademarks (albeit based on the national German registration). Its interest in this action may therefore be more academical, after all.

Not so for Red Bull, whose colour mark has repeatedly given it wings in its enforcement campaign. A cancellation of the mark would probably leave it with a nasty hangover. Not something Red Bull people are likely to be used to.

Keyword Advertising: American Blinds gibt in Rechtsstreit gegen Google über AdWords auf

Neues im Dauerstreit um die Google AdWords:


In dem Rechtsstreit des Tapetenherstellers AMERICAN BLIND & WALLPAPER FACTORY, INC., gegen den Suchmaschinenbetreiber GOOGLE Inc. vor dem Bezirksgericht von San Jose/Kalifornien hat die Klägerin nach mehr als vier Jahren das Handtuch geworfen. Der Vergleich, der am Freitag, den 31.08.2007 geschlossen wurde, und nach dem Google keinerlei Entschädigung an American Blinds zahlt, bedeutet im Ergebnis eine Niederlage für American Blinds und einen Sieg für Google. So sieht es auch die Mehrzahl der Kommentatoren, etwa hier und hier. Google sieht seine Trademark Policy in Bezug auf die AdWords bestätigt sieht. Danach darf Google auch Werbefläche im Zusammenhang mit Suchwörtern verkaufen, die markenrechtlich geschützt sind, und zwar auch an Wettbewerber des jeweiligen Markeninhabers.

Zum Hintergrund: Google schaltet bei der Suche nach bestimmten Begriffen kontextsensitive Anzeigen. Wer beispielsweise nach "Toaster" sucht, findet oberhalb der Suchergebnisse sowie in einer separaten Spalte rechts daneben Anzeigen, die die Werbenden zum Stichwort "Toaster" schalten möchten, mit denen sie also die potentiellen Kunden von Toastern erreichen möchten. Das erlaubt eine zielgruppenspezifische Ansprache. Der Werbeplatz neben den entsprechenden Suchergebnissen wird dabei im Wege einer Versteigerung vergeben. Das jeweils höchste Gebot erhält den Platz. Das Verfahren ist automatisiert; die Anzeigen werden automatisch geschaltet, ohne dass ein Mitarbeiter von Google sie händisch platzieren muss. Angesichts der Menge an beworbenen Suchwörtern würde dies einen immensen Personalaufwand erfordern.

Markeninhaber haben sich in der Vergangenheit wiederholt darüber beschwert, dass Wettbewerber ihre Marken für kontextsensitive Anzeigen benutzten. Das liegt teils daran, dass die Werbenden direkt auf die Marken ihrer Wettbewerber als AdWords bieten. Zum Teil ist es aber auch so, dass Google aus dem Themenumfeld, in dem dem Werbende seine Produkte anbieten möchte, weitere Schlagwörter vorschlägt, die viel nachgefragt werden. Und dabei handelt es sich eben teils um die Marken und sonstigen Kennzeichen von Wettbewerbern.

In Deutschland ist die Rechtslage nicht abschließend geklärt. Ein Urteil des BGH zur Frage steht aus. Es existieren allerdings zahlreiche instanzgerichtliche Urteile, die unterschiedlich ausfallen. Eine Tendenz ist schwer auszumachen, aber es scheint so, als bekäme Google in letzter Zeit leichten Rückenwind.

Verfahren gegen Google:

Die meisten Verfahren zur Frage richteten sich nicht gegen Google selbst. Schon im Jahr 2003 entschied das LG München, dass in der Verwendung fremder Marken als AdWords zwar eine Markenverletzung liegen könne, dass aber Google als Störerin lediglich ab Kenntnis von der Markenverletzung hafte.

Ein weiteres Verfahren gegen Google um die AdWords führte zu den Urteilen des LG Hamburg vom 21.09.2004 (MMR 2005, 631) und das Berufungsurteil des Hans. OLG Hamburg vom 04.05.2006, das die Entscheidung bestätigte, sich aber in der Sache nicht zur Zulässigkeit der AdWords äußert.

Verfahren gegen Dritte als Nutzer von AdWords:

Die Mehrzahl der Verfahren richtet sich gegen Wettbewerber, die das AdWords-Verfahren in vermeintlich markenverletzender oder wettbewerbswidriger Weise benutzten.

Das OLG Braunschweig entschied am 12 Juli 2007, dass in der Verwendung einer fremden Marke als AdWord zur Bewerbung eigener Produkte eine Markenverletzung liege. Wörtlich heißt es hierzu:

"Indem die Beklagte die Wortmarke „bananabay" (...) als Schlüsselwort/Keyword zum Aufruf ihrer Anzeige bei Google (...) benutzt, lockt sie Interessenten mittels einer am rechten Bildschirmrand neben der Trefferliste aufgeführten Anzeige zu ihrer Homepage und verwendet damit die Bezeichnung markenmäßig im Sinne des § 14 Abs. 1 MarkenG."

(Leitsätze hier)

Das Urteil krankt aber daran, dass es sich ohne weitere Differenzierung auf das Urteil des BGH zu Metatags stützt. Es setzt die Verwendung von Marken als Metatags (also auf der eigenen Website) und als Stichwortgeber bei Google AdWords (keine Verwendung der Marke auf der eigenen Seite oder im Zusammenhang mit eigenen Produkten) ohne weitere Diskussion gleich. Das OLG hat die Revision zugelassen, so dass wir wohl demnächst mit einer höchstrichterlichen Klärung rechnen dürfen.

Im Ergebnis ähnlich wie das OLG Braunschweig sieht es das OLG Köln. Es entschied am 08.06.2004, dass in der Verwendung einer Marke eines Wettbewerbers für Google AdWords eine unzulässige Anhängung an einen fremden Ruf und eine unzulässige Kundenumleitung (Verstoß gegen § 1 UWG a.F.) liegt.

Anders - und ganz im Einklang mit der oben erwähnten US-amerikanischen Entscheidung - sieht dies das OLG Düsseldorf in seiner jüngsten Entscheidung vom 23.01.2007, in der ebenfalls die Revision ausdrücklich zugelassen wird. In dem Verfahren hatte die vermeintliche Verletzerin auf die Abmahnung hin negative Feststellungsklage erhoben. In der sorgfältigen Begründung heißt es wörtlich:

"Anders als das Oberlandesgericht Braunschweig in seinem Beschluss vom 5. Dezember 2006 - 2 W 23/06 - ist der entscheidende Senat nicht der Auffassung, dass durch diese Art der Verwendung eines fremden Kennzeichens eine Verwechslungsgefahr im Sinne des §15 Abs. 2 MarkenG begründet wird. Zwar besteht kein Zweifel daran, dass das von der Klägerin vorgegebene AdWord mit dem Unternehmenskennzeichen der Beklagten identisch ist und beide Parteien die gleichen Waren anbieten. Eine Verwechslungsgefahr wird im Streitfall aber dadurch ausgeschlossen, dass die als solche klar erkennbare Anzeige der Klägerin deutlich auf sie als werbendes Unternehmen und Anbieterin der von ihr hergestellten Waren verweist, indem sie in der Anzeige ihr eigenes Unternehmenskennzeichen als Internetadresse verwendet. Anders als bei der Verwendung eines Zeichens als Metatag wird durch die Eingabe des AdWords nicht als Suchergebnis in der Trefferliste auf das Angebot der Klägerin hingewiesen, sondern in einer optisch deutlich von der Trefferliste getrennten Rubrik unter der Überschrift „Anzeigen“. Bereits durch den Hinweis „Anzeigen“ wird auch dem unerfahrenen Internetnutzer deutlich gemacht, dass es sich bei den in dieser Rubrik aufgeführten Anbietern um Anzeigenkunden des Betreibers der Internetsuchmaschine handelt. Deren Werbung ist grafisch deutlich abgegrenzt von der Liste der Suchergebnisse. Der durchschnittlich aufmerksame nternetnutzer, der im Internet den Auftritt eines bestimmten Unternehmens sucht und zu diesem Zweck dessen Unternehmenskennzeichen eingibt, wird jedenfalls dann, wenn das Angebot eines anderen Anbieters nicht in der Trefferliste, sondern unter der Rubrik „Anzeigen“ erscheint, auf die als Link ausgewiesene Internetadresse achten. Wenn wie im Streitfall in dem für Anzeigen vorgesehenen Bereich ein mit einem anderen Zeichen als dem gesuchten gekennzeichneter Link bereitgestellt wird, und das Suchwort selbst in der Anzeige nicht enthalten ist, nimmt der Internetnutzer nicht an, die Werbeanzeige stammte von dem Unternehmen, dessen Kennzeichen als Suchwort eingegeben wurde. Das von der Beklagten vorgelegte Ergebnis ihrer Internetrecherche zu „B. L.“ zeigt, dass unter der Überschrift „Anzeigen“ nicht nur die Klägerin erscheint, sondern an zweiter und dritter Stelle nach der Klägerin wiederum andere Anbieter. Der Nutzer einer Internetsuchmaschine ist darauf eingerichtet, zwischen den Treffern in der Liste der Suchergebnisse, die unmittelbar von der Suchmaschine generiert werden, und den - bezahlten - Anzeigen, über die sich die Suchmaschine finanziert, zu unterscheiden. Daher wird kein Internetnutzer die Werbung der Klägerin als Suchergebnis zu „B. L.“ missverstehen und mit dem Angebot der Beklagten verwechseln. Da die Anzeige der Klägerin keinen Hinweis auf eine geschäftliche Verbindung zur Beklagten enthält, sondern auf ihre eigene Internetseite verweist, wird der Internetnutzer sie als von dem eingegebenen Suchwort unabhängige Werbung eines Dritten auffassen."

Gut begründet - ich wage die Prognose, dass sich diese Auffassung durchsetzen wird. Es bleibt spannend.

Ausland:

Nota bene: In Frankreich ist Google am 16.12.2004 aufgrund seiner AdWords-Praxis wegen Markenverletzung weitreichend verurteilt worden (Englische Übersetzung - auszugsweise - hier, auf Deutsch steht hier etwas zum Urteil).

Der Grüne Punkt - Markenrecht vs. Kartellrecht vor dem EuGH

Der Grüne Punkt hat Rechtsmittel eingelegt gegen die Entscheidung des Europäischen Gerichts erster Instanz (EuG) vom 24 Mai 2007. Darin hatte das Gericht festgestellt, dass der Grüne Punkt seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe, indem er von seinen Lizenznehmern auch für solche Verpackungen eine Lizenzgebühr gefordert habe, auf denen zwar der Grüne Punkt aufgedruckt war, die aber nicht vom DSD entsorgt wurden, sondern von einem Wettbewerber.

Die Entscheidung betrifft eine Beschwerde verschiedener Wettbewerber an die Europäische Kommission im Jahr 1999. Sie hatten geltend gemacht, dass DSD auf diese Weise einen effektiven Wettbewerb behindere. Wenn die Unternehmen sowieso an den Grünen Punkt zahlen müssten, hätten Sie keinen Grund, einen Teil ihrer Verpackungen über einen anderen Entsorger einer Verwertung zuzuführen.

Der Knackpunkt an der Sache ist, dass die Unternehmen nicht für die Entsorgung bzw. dafür zahlen, dass ihre Verpackungen in gesetzmäßiger Weise einer Verwertung zugeführt werden, sondern nur dafür, dass sie den Grünen Punkt auf auf ihre Verpackungen drucken dürfen. Mit anderen Worten, sie zahlen nur für die Marke. Die Marke steht entsprechend auch nur dafür, dass für diese Verpackung ein Beitrag an den Grünen Punkt gezahlt worden ist.

Der Vorteil für die Unternehmen lag darin, dass der Grüne Punkt das einzige anerkannte flächendeckende Sammel- und Verwertungssystem nach § 6 Abs. 3 der VerpackungsVO betrieb, das in der Lage war, den Unternehmen einen "Persilschein" auszustellen. Denn der Grüne Punkt hatte gegenüber den jeweils zuständigen Länderministerien den Nachweis geführt, dass der gesetzlich vorgeschriebene Anteil aller von ihm lizenzierten Verpackungen in der vorgeschriebenen Weise einer Verwertung zugeführt worden war (so. Mengenstromnachweis). Mit anderen Worten: Wer beim Grünen Punkt unterschrieb, war gegenüber staatlichen Stellen von der Pflicht befreit, einen eigenen Nachweis darüber zu führen, dass seine Verpackungen im gesetztlich vorgeschriebenen Mindestmaß einer Verwertung zugeführt worden waren. Wer bei anderen Unternehmen unterschrieb, war zumindest rechtlich noch in der Pflicht (auch wenn diese Unternehmen das idR für den Kunden übernahmen).

Hätte sich der Grüne Punkt durchgesetzt, so hätten die Unternehmen nur dann einen Teil ihres Verpackungsaufkommens über einen Wettbewerber entsorgen können, wenn sie auf diese Verpackungen keinen "Grünen Punkt" aufgedruckt hätten. Das hätte für die Unternehmen nicht nur erhebliche Mehrkosten für unterschiedliche Verpackungen bedeutet (Rn. 49 der Entscheidung), sondern auch eine logistische Meisterleistung erfordert. Produkte und deren Verpackungen sind nicht statisch, sondern wandern im freien Warenverkehr.

Auf der anderen Seite hatte der Grüne Punkt berechtigte Sorge zu der Annahme, dass Verpackungen, auf den der Grüne Punkt aufgedruckt war, zwangsläufig auch in den Behältern des Grünen Punkts landen würden, und dass so die Entsorgung letztlich auf Kosten des Grünen Punkts erfolgen würde.

Markenrechtlich ist die Position des Grünen Punkts noch verständlicher: Nachdem der Verkehr als Folge einer jahrelangen Kommunikationsarbeit den Grünen Punkt so verstand, dass

a) für dessen Benutzung eine Gebühr an DSD gezahlt worden ist, und

b) Verpackungen mit dem Punkt in Müllbehälter mit dem Punkt gehören,

wäre die Marke durch eine kostenlose Fremdbenutzung verwässert und geschwächt und auf Dauer nicht mehr eindeutig dem Grünen Punkt zugeordnet worden (Beeinträchtigung der Unterscheidungsfunktion). Dies hätte auf Dauer eine Durchsetzung der Marke erschwert oder verhindert. Der Grüne Punkt hätte kaum mehr darüber entscheiden können, auf welchen Verpackungen seine Marke aufgedruckt war. Entsprechend wehrte sich DSD gegen die "unentgeltliche Zwangslizenz" an der Marke.

Der Grüne Punkt ist den Wettbewerbern im Laufe des Verfahrens und auf Druck der Kommission widerwillig entgegengekommen und hat zugesagt, die Benutzung der Marke dann zu gestatten, wenn die Wettbewerber ebefalls anerkannte Systeme im Sinne des § 6 Abs 3 der VerpackVO sind. Hintergrund ist, dass die Wettbewerber sonst - im Gegensatz zum Grünen Punkt - in der Lage gewesen wären, sich die lukrativen Entsorgungsaufträge für einzelne Unternehmen herauszupicken, ohne eine flächendeckende Versorgung (etwa in ländlichen Gebieten) sicherstellen zu müssen, auf der der Grüne Punkt "sitzen geblieben" wäre. . Damit hätten die Wettbewerber die Möglichkeit gehabt, ihre Leistungen zu ungleich geringeren Kosten anzubieten. Im Rahmen des Verfahrens machte DSD weitere Konzessionen gegenüber der Kommission, die jedoch letztlich nicht ausreichten.

Die Kommission entschied gegen DSD, unter anderem mit dem (markenrechtlich bedenklichen) Argument, DSD würde sonst für eine Leistung kassieren, die andere erbringen - auch wenn tatsächlich nur für die Nutzung der Marke bezahlt wird. Was DSD lange problemlos Einnahmen sicherte, da die Entsorgung der einzelnen Verpackung nie nachgewiesen werden musste, wird ihm nun zum Verhängnis: Die Trennung der Bezahlung von der Leistung.

Das Europäische Gericht hat die Klage des DSD gegen die Entscheidung der Kommission abgewiesen und dabei die Beseitigung von Markteintrittshürdern über den Schutz der Markenrechte gestellt, zum Teil mit - aus markenrechtlicher Sicht - schwer verdaulichen Argumenten. Bereits zuvor hatte es den Antrag des Grünen Punkts abgewiesen, bis zur Entscheidung des Gerichts in der Hauptsache den Vollzug der Entscheidung (bzw. eines Teils hiervon) per einstweiliger Anordnung auszusetzen. Es bleibt abzuwarten, wie der EuGH sich hierzu äußert.

Eine interessante Darstellung der Fragen und ein ebenso interessanter Kommentar zu den wettbewerbsrechtilchen Fragen rund um den Grünen Punkt findet sich bei IPKat, dem Blog von Jeremy Phillips.

Nota bene: Bemerkenswert ist, dass sich das Verfahren nun schon deutlich über acht Jahre hinzieht. Viele mittelständige Entsorgungsunternehmen sind in dieser Zeit schon längst vom Markt verschwunden oder von Großen übernommen worden.